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No Brasil, é possível emendar as reivindicações desde que essas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido de patente (Artigo 32 da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI)). Assim, como na maioria dos outros países, a lei de patentes brasileira contém uma proibição contra adição de matéria.

No entanto, em uma disposição separada, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) estabelece a data do requerimento de exame como uma limitação à apresentação de emendas que visem ampliar o escopo de proteção. De acordo com a Resolução nº 093/2013, após o requerimento de exame, apenas modificações destinadas a melhor definir, corrigir erros de tradução ou restringir o escopo de proteção pleiteado são aceitáveis. O INPI geralmente não permite emendas que possam ser consideradas como ampliação ou alteração do escopo de proteção reivindicado.

Interessantemente, o INPI aceita mudanças quando o quadro reivindicatório original apresenta, por um erro grosseiro, uma reivindicação redigida em uma categoria incorreta (item 2.4 (iii) da Resolução nº 093/2013). Conforme pode ser visto abaixo, há uma grande margem de interpretação do significado de “erro grosseiro”. Por exemplo, o INPI não aceita a mudança de reivindicações de método terapêutico ou EPC2000 para o formato “fórmula Suíça”, que é o formato atualmente aceito para reivindicar usos médicos no Brasil.

Exemplos de alterações aceitas:

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Exemplos de alterações negadas:

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Após analisar a emenda feita no pedido de patente PI 0820009-2, o examinador declarou que “[n]o caso do presente pedido, o quadro reivindicatório apresenta reivindicações de composição que estão definidas pelos seus constituintes (…). Ou seja, a reivindicação original já apresentava características de composição, de modo que não pode ser considerada um erro grosseiro (…). Dessa forma, conclui-se que as modificações promovidas no quadro reivindicatório (…) não podem ser aceitas, pois foram apresentadas após a data de pedido de exame do pedido original e alteram o escopo de proteção inicialmente peitado no quadro reivindicatório válido, o que contraria o Artigo 32 LPI vigente”.

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Após analisar a emenda feita no pedido de patente PI 0806095-9, o examinador declarou que “(…) a alteração da reivindicação original 19 de método de tratamento para uso na forma da chamada ‘fórmula suíça’ descrita na nova reivindicação 17 muda a categoria da reivindicação, o que não é aceito segundo a Resolução nº 093/2013 (…). Cabe ressaltar que um método de tratamento é uma matéria totalmente distinta de um ‘uso de uma composição para preparar um medicamento para tratar determinada doença’”

Esses exemplos mostram que o “requerimento de exame” é o momento adequado para definir o escopo de proteção desejado no Brasil. É de extrema importância que os depositantes verifiquem cuidadosamente suas reivindicações no ato do requerimento de exame, considerando ainda que a discussão dos casos com especialistas em patentes com experiência em litígio pode ser útil para obter reivindicações concedidas no Brasil.