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Em um caso envolvendo a disputa entre as marcas “Big Mac” e “Supermac’s” na União Europeia, a empresa irlandesa Supermac’s (Holdings) Ltd. requereu em 2017 a caducidade do registro n° 626381, para a marca “Big Mac”, de titularidade de McDonald’s International Property Co. Ltd, com base na falta de uso da marca.
O referido registro foi concedido para assinalar, dentre outros produtos, comidas à base de carne e frango e sanduíches de carne e frango, assim como serviços de fornecimento de comida e bebida2. Após a análise das provas de uso apresentadas, a Divisão de Anulação do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) determinou o cancelamento do registro para todos os produtos e serviços por entender que os documentos apresentados não eram capazes de comprovar o uso efetivo da marca3.
O McDonald’s recorreu da decisão de cancelamento e a Câmara de Recursos da EUIPO deu provimento parcial ao recurso, mantendo a integralidade do registro para os produtos e serviços acima referidos, o que desagradou a Supermac’s. Esta, então, buscou a reforma da decisão junto ao Tribunal Geral da União Europeia4.
Assim, em 05 de junho de 2024, o Tribunal Geral decidiu pelo cancelamento parcial do registro da marca “Big Mac”, em relação a comidas à base de frango, sanduíches de frango e serviços de fornecimento de comida e bebida5, 6 e 7, ou seja, o registro passou a proteger apenas “comidas preparadas à base de carne e sanduíches de carne”8.
Em que pese esse caso ainda poder ser passível de reanálise pelo Tribunal de Justiça da União Europeia9, ele serve como exemplo para destacar a necessidade de os titulares de registros de marcas ficarem atentos quanto ao uso efetivo de suas marcas para evitar a extinção de seus registros pela caducidade. O fato de marcas, eventualmente, terem certa reputação ou serem notoriamente conhecidas, como acontece com a marca BIG MAC, não exime seus titulares de comprovarem o uso no território em que obtiveram o registro10.
No Brasil, a caducidade de registros de marcas está prevista na Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial - LPI), entre os artigos 143 e 14611. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pelo exame e registro de marcas na esfera administrativa, prevê em seu Manual de diretrizes e procedimentos de análise de Marcas todas as etapas e critérios de avaliação de um requerimento de caducidade, inclusive o que é considerado válido para a comprovação de uso efetivo da marca12.
Para tanto, o titular do registro deverá apresentar provas que demonstrem o uso da marca nos últimos cinco anos “contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade”13, sendo necessário observar que:
Portanto, os titulares devem estar sempre vigilantes para evitar a extinção de seus registros por falta de uso, sendo válido ressaltar que a comprovação de utilização da marca para identificar apenas determinados produtos ou serviços protegidos pelo registro não garante o indeferimento do requerimento de caducidade. Nesse sentido, a exemplo do ocorrido no caso envolvendo a marca “Big Mac” na União Europeia, a Lei da Propriedade Industrial brasileira também admite, no artigo 144, a caducidade parcial do registro “em relação aos [produtos ou serviços] não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada”.
Assim, o ideal é, de forma preventiva, utilizar a marca já tendo em mente o critério de exame dos requerimentos de caducidade no território em que a marca estiver registrada, com o intuito de evitar a perda do registro, ainda que parcial, e os potenciais prejuízos disso advindos.
