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Em discussão acerca da validade do registro da marca DELINIA, a 3ª Turma do STJ confirmou a sentença de primeiro grau e concluiu pela nulidade do registro, cuja titularidade era da empresa Groupe Adeo e que assinalava a linha de móveis planejados das lojas Leroy Merlin. A ministra relatora Nancy Andrighi destacou em seu voto que a marca DELINIA, registrada em 2010 e utilizada pela Leroy Merlin, guarda um grau de semelhança gráfica e fonética alto com a marca anterior D’LINEA, de titularidade da empresa gaúcha D'LINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

A discussão judicial a respeito do tema teve início em 2014, quando a empresa D’LINEA ingressou com ação judicial buscando a anulação do registro e a abstenção de uso da marca da utilizada pela Leroy Merlin, por entender se tratar de uma imitação de sua marca anterior. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) se manifestou no processo, defendendo a nulidade do registro da marca DELINIA, em razão da possibilidade de confusão no mercado entre os sinais e a origem dos serviços.

A sentença em primeiro grau acolheu os pedidos da D’LINEA, julgando a ação procedente para declarar nulo o registro da marca da Leroy Merlin. A justificativa era a semelhança gráfica e fonética entre as marcas e a possibilidade de associação indevida entre as empresas no mercado, já que ambas as marcas eram empregadas no setor moveleiro. A sentença também condenou a Leroy Merlin a não utilizar a expressão DELINIA para identificar produtos relacionados ao setor moveleiro sob pena de multa diária.

Entretanto, por não concordar com a sentença, a Leroy Merlin recorreu ao TRF2, que reformou a sentença por considerar que as expressões eram de uso comum neste ramo de mercado, de modo que o registro deveria ser mantido. O acórdão do TRF2 salientou que as marcas são compostas por expressões cujo significado em italiano seria “da linha”, guardando íntima relação com os produtos do segmento moveleiro e de desenho de interiores. Esse fato não tornaria possível o registro como marca, com base na previsão da Lei de Propriedade Industrial (LPI) que veda o registro de expressões de caráter comum ou vulgar quando guardarem relação direta com os produtos ou serviços que identificam.

Contra a conclusão do tribunal, a D’LINEA recorreu perante o STJ, buscando o reconhecimento da nulidade da marca. Como resultado, o entendimento do TRF2 não foi confirmado pela 3ª Turma do STJ no julgamento do REsp 2120527. Em seu voto, a ministra relatora Nancy Andrighi destacou que a marca D’LINEA não deve ser entendida como sinal de uso comum, na medida em que não é empregada com a finalidade de identificar esse tipo de produto e nem como sinal vulgar, já que não consiste em uma expressão popular nesse segmento de mercado.

A ministra levou em consideração que o próprio INPI foi favorável à nulidade do registro da marca, dada a considerável semelhança que compartilham. Ela também relembrou o precedente da 3ª Turma acerca do tema, REsp 954.272, o qual prevê que a simples possibilidade de confusão é suficiente para que uma marca seja tutelada, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos.

Com base na fundamentação do voto da relatora, nota-se que o entendimento do STJ no julgamento do caso observou os princípios da anterioridade, originalidade e da especialidade marcária. Conforme estabelece a LPI, o registro marcário é de exclusividade daquele que primeiro o reivindicou, não sendo toleradas reproduções ou imitações de marcas que busquem identificar produtos ou serviços do mesmo segmento de mercado de modo a possibilitar uma confusão perante terceiros acerca de sua origem.

Como bem destacado pela ministra, o registro marcário possui a finalidade de “por um lado, proteger o titular contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela, e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto ou serviço ofertado.” Levando em consideração que a marca posterior DELINIA é dotada de baixa originalidade quando comparada com a marca já registrada D’LINEA, somado ao fato de ambas designarem móveis e artigos correlatos, à luz da legislação e dos precedentes aplicáveis, a marca posterior violaria os direitos adquiridos pela marca anteriormente registrada, não havendo como estabelecerem uma concorrência saudável no mercado.

Embora a Leroy Merlin não deva mais utilizar a expressão DELINIA em seus móveis e artigos relacionados, a empresa poderá continuar utilizando o termo em outros tipos de produtos. Isso ocorre pois a empresa também é detentora de registros perante o INPI para essa expressão nas classes 07, 08, 11 e 21 para itens distintos, como artigos de cozinha e iluminação, os quais não foram objeto da discussão judicial.

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